Inscribe tus contratos ante el IMPI

Uso de marcas, licencias y licenciatarios.

A primera vista, pareciera que la inscripción del contrato a través del cual se concede una licencia de uso de marca, sería un trámite que viene a sumarse a todos los demás que son previstos por nuestra regulación, y nos enfrenta de nuevo con la burocracia que ya tanto hace padecer a los empresarios de nuestro país.

Sin embargo, a mi consideración éste cobra relevancia no tanto desde el punto de vista de darle “publicidad” al acto del otorgamiento del contrato, sino porque él mismo entraña diversas particularidades que deben interesar tanto a quien la concede licenciante como a quien es beneficiado licenciatario.

Al hablar de marcas necesariamente debemos referirnos a su regulación específica dentro de la Ley de la Propiedad Industrial esta prevé en su art. 136 que: “El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos lo alguno de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.”

Lo anterior nos menciona que podemos conceder licencias de uso de marca aún cuando ésta se encuentre en trámite de registro, pero ante este supuesto son muchas las opiniones que consideran indebido lo anterior puesto que estaríamos hablando que no existe propiamente una registro marcario que otorgue seguridad al licenciatario ya que al no estar aún concedido el registro de la marca implica que existe un riesgo de que este no sea otorgado y por consecuencia se extinga el contrato, pues de negarse la marca ya no habría objeto en el contrato y este no produciría sus efectos.

Es importante que previo a la firma del contrato de licencia, el licenciatario verifique cuál es el estatus de la marca que será objeto del contrato, puesto de no existir aún un registro concedido por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) habrá un riesgo de perder esa licencia y no sólo eso, supongamos que usted está pagando por adquirir los derechos de explotación que le concede el contrato, en este caso no sólo estaría en juego el contrato en sí, sino además las prestaciones que usted hubiera comprometido para obtenerlo.

Así podemos recomendar, para minimizar riesgos, que antes de celebrar el contrato revise la existencia de un registro de marca. Pero además de lo anterior existen otras consideraciones en la que se debe poner mucha atención, por ejemplo:

* Que el registro de marca que es objeto del contrato, ampara los

productos o servicios que usted pretende comercializar o explotar.

* La marca que utilizará deberá ser la misma, de forma exacta, a la

que el licenciante tiene registrada, por lo que si usted realiza una variante estaría excediendo los límites de la licencia concedida.

* El contrato de licencia deberá especificar si se da en exclusividad

o no, es decir, si el licenciante podrá a su vez autorizar a otros para la explotación de la marca. Al respecto y para el caso de existir varios licenciatarios, es conveniente convenir con el licenciante un territorio o área geográfica para evitar situaciones de competencia desleal entre los mismos usuarios.

* Señalar claramente las contraprestaciones que originarán por la

explotación de marca. Generalmente se estipula una regalía, sin embargo es conveniente establecer los medios para el cálculo de la misma y también los medios para poder verificar esto. Si la regalía se fija en base a ventas, debe existir un método de reporte de las ventas realizadas en el periodo pactado e incluso un mecanismo de verificación de la información.

* Un registro de marca puede distinguir diversos productos o

servicios, por ello debe especificarse en el contrato de licencia respectivo de forma clara cuales serán aquellos que podrán ser explotados por el licenciatario.

* Se deben establecer políticas para la realización de publicidad de

la marca y también la forma en que el licenciante podrá controlar la uniformidad o estandarización de los productos o servicios que serán prestados por el licenciatario.

La inscripción del contrato, como lo señala la Ley, es necesaria para que este pueda “producir efectos en perjuicio de terceros” lo cual no quiere decir otra cosa que, para que el licenciatario pueda oponer sus intereses, por ejemplo en contra de otra persona que utilice la marca cuando le hubiere sido concedida una exclusividad, en cuyo caso además deberá encontrarse facultado para llevar a cabo la defensa de la marca.

Por su parte el licenciante también puede beneficiarse del uso que los licenciatarios hagan de su marca, ya que para evitar la caducidad del registro , ya que ésta se puede dar por falta de uso en un periodo de 3 años consecutivos contados a partir de la presentación de una demanda por un tercero se podría perder su registro, sirven como pruebas del licenciante o titular de la marca, el uso que hayan dado sus licenciatarios aún cuando este efectivamente haya dejado de usarla de forma directa.

Debe considerarse que para que el contrato de licencia no pierda validez, el registro de marca deberá de mantenerse vigente, al menos por todo el plazo que es pactado en el contrato, de hecho ésta sería una de las obligaciones más importantes a cargo del licenciante, además cabe recordar que los efectos de un registro de marca concedida por el IMPI, únicamente serán válidos cuando la explotación del registro marcario se de en el territorio nacional, por lo que no sería válido el contrato de licencia que sea otorgado para explotarlo en una negociación a desarrollarse en el extranjero.

Actualmente existen ciertos casos en los que judicialmente a través de criterios de los tribunales, no se considera necesaria la inscripción pero la recomendación sería hacerla, realmente es un trámite sencillo, incluso al realizar la inscripción del contrato respectivo se puede omitir la información relativa a las contraprestaciones negociadas, de tal manera que la autoridad no necesariamente estará enterada de estos detalles.

La inscripción de su contrato te evitará muchos problemas y sobre todo dará certidumbre a la relación de negocios establecida entre el licenciante y el licenciatario.

Roberto Blanco Macías

Director Jurídico de Alcázar & Compañía